Het licentiebeding: denk na over de formulering!

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie – om een bepaald product of dienst te gebruiken, te ontwikkelen of op de markt te brengen. Aan de licentie kunnen tal van voorwaarden zitten: of de licentie exclusief is, herroepbaar is, voor welk gebied de licentie wordt verstrekt et cetera. Dat het opstellen van een licentiebepaling niet altijd even gemakkelijk is blijkt wel uit het geschil tussen Mocreate B.V. en Samsung Electronics Benelux B.V.

Go App vs. Upday App
Mocreate B.V. (hierna: Mocreate) ontwikkelde voor Samsung Electronics Benelux B.V. (hierna: Samsung) een applicatie: de ‘Go App’. De Go App biedt consumenten kort gezegd informatie en nieuws,  inclusief de link naar de betreffende webpagina.

Omdat Samsung haar samenwerkingsovereenkomsten met Mocreate wilde beëindigen, sloten zij een vaststellingsovereenkomst. Na enige tijd vernam Mocreate dat Samsung de voor haar ontwikkelde ‘Upday App’ van Upday Duitsland – een nieuwsapp – voorinstalleerde op alle nieuwe Samsung toestellen. Mocreate was not amused en stelde dat Samsung dit niet mocht doen op grond van de vaststellingsovereenkomst. Hierin spraken partijen namelijk af dat Samsung geen app ter beschikking zou stellen welke ‘gelijk is aan de Go App’. Samsung was het hier niet mee eens.

Mocreate stapte daarom naar de rechter. Zij vorderde (onder andere) een verbod op het in de Benelux op de markt brengen van technisch apparatuur waarop de Upday App was geïnstalleerd. Mocreate stelde dat Samsung zich via de vaststellingsovereenkomst verplichtte om geen applicatie te ontwikkelen gelijk aan de Go App.

‘Gelijk aan’ betekende volgens Mocreate ‘naar aard en functionaliteit gelijksoortig’. Nu de Upday App gelijksoortig was aan de Go App, schoot Samsung toerekenbaar tekort in de nakoming van de licentieovereenkomst en diende Samsung de schade van Mocreate te vergoeden, aldus Mocreate. Samsung betwistte de uitleg van Mocreate en stelde dat met ‘gelijk aan’ werd bedoeld ‘een exact dezelfde of een (vrijwel volledig) identieke app als de Go App’.

Wat zegt de rechter?
Op 21 maart 2018 deed de rechtbank Den Haag uitspraak. De rechter geeft eerst aan dat bij de uitleg van bepalingen in overeenkomsten het aankomt op “de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen, en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”. Bij commerciële overeenkomsten, die uitonderhandeld zijn tussen professionele partijen, wordt een beslissend gewicht toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige uitleg.

De rechter stelt dat de uitleg van Samsung meer voor de hand ligt dan de uitleg van Mocreate. Toch onderzoekt de rechter of partijen tijdens de onderhandelingen een andere betekenis aan de zinsnede ‘gelijk aan’ hebben gegeven. Dat was niet het geval.

De rechter beoordeelt vervolgens of de Upday App conform de uitleg van Samsung exact dezelfde of een (vrijwel volledig) identieke app is als de Go App, en doet dit aan de hand van de volgende punten:

  • Functionaliteiten: welke functionaliteiten bezit de applicatie?
  • Bronselectie: uit welke bronnen wordt het nieuws gehaald?
  • Technologie: welke technologie ligt ter grondslag aan de applicatie?
  • Implementatie: kan de applicatie los worden geïnstalleerd of is de applicatie geïntegreerd in een (ander) systeem?

De rechter concludeert dat de Upday App en de Go App op alle punten verschillen, en dat er geen sprake is van ’gelijke’ apps. Samsung schoot dus door het voorinstalleren van de Upday App niet tekort in het nakomen van artikel 2.1 van de licentieovereenkomst. De rechter stelt Samsung dus in het gelijk.

Een goed licentiebeding
Uit het geschil tussen Mocreate en Samsung kunnen een aantal lessen worden getrokken:

  1. Leg onderhandelingen goed vast middels correspondentie en conceptovereenkomsten. Als er over een bepaald beding niet onderhandeld is, of jouw uitleg van die bepaling is niet gecorrespondeerd aan de andere partij, wijst de rechter een beroep op die uitleg zeer waarschijnlijk af;
  2. Definieer de applicaties die kunnen concurreren met jouw applicatie. De toetsingsgronden van de rechter (functionaliteiten, bronselectie, technologie, implementatie) kunnen als kapstok dienen, maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld design van de applicatie;
  3. Definieer waar mogelijk ook het publiek, het geografisch gebied en duur van de licentie;
  4. Maak altijd een lijst met de situaties die jij met de bepaling wil afdekken en welke niet;
  5. Win altijd juridisch advies in voor het aangaan van een overeenkomst.

Wil jij een goede overeenkomst laten opstellen? Heb je vragen over een bestaande overeenkomst? Of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail salome@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lennert Salome

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | april 18, 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon al aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Nu schrijft de wet andere regels voor met betrekking tot minimumloon en de vakantietoeslag bij overwerk. Wat veranderde er? Voor de wijziging…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | maart 31, 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht? De feiten op een rij De werknemer werkte sinds…

#3, Vakblad Aannemer, Schade aan bedrijfseigendommen.LegalMatters

Schade aan bedrijfseigendommen

Door Charlotte van Eeden | maart 29, 2018

Werknemers bezitten vaak bedrijfseigendommen, zoals een bus vol gereedschap of een laptop. Maar wie betaalt als er als hier schade aan ontstaat? Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

Rechter legt ICI PARIS over de knie: werkneemster onterecht op staande voet ontslagen

Door Charlotte van Eeden | februari 28, 2018

Onlangs publiceerden wij een artikel over Kruidvat die een medewerkster op staande voet ontsloeg, omdat zij een gratis crème gebruikte. Dat de rechter het ontslag goedkeurde, bleek toch niet zo verrassend. Nu is weer een werkneemster ontslagen, dit keer van ICI PARIS XL. Zij gaf haar broer proefjes en gifts mee toen hij een parfum…