Het licentiebeding: denk na over de formulering!

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie – om een bepaald product of dienst te gebruiken, te ontwikkelen of op de markt te brengen. Aan de licentie kunnen tal van voorwaarden zitten: of de licentie exclusief is, herroepbaar is, voor welk gebied de licentie wordt verstrekt et cetera. Dat het opstellen van een licentiebepaling niet altijd even gemakkelijk is blijkt wel uit het geschil tussen Mocreate B.V. en Samsung Electronics Benelux B.V.

Go App vs. Upday App
Mocreate B.V. (hierna: Mocreate) ontwikkelde voor Samsung Electronics Benelux B.V. (hierna: Samsung) een applicatie: de ‘Go App’. De Go App biedt consumenten kort gezegd informatie en nieuws,  inclusief de link naar de betreffende webpagina.

Omdat Samsung haar samenwerkingsovereenkomsten met Mocreate wilde beëindigen, sloten zij een vaststellingsovereenkomst. Na enige tijd vernam Mocreate dat Samsung de voor haar ontwikkelde ‘Upday App’ van Upday Duitsland – een nieuwsapp – voorinstalleerde op alle nieuwe Samsung toestellen. Mocreate was not amused en stelde dat Samsung dit niet mocht doen op grond van de vaststellingsovereenkomst. Hierin spraken partijen namelijk af dat Samsung geen app ter beschikking zou stellen welke ‘gelijk is aan de Go App’. Samsung was het hier niet mee eens.

Mocreate stapte daarom naar de rechter. Zij vorderde (onder andere) een verbod op het in de Benelux op de markt brengen van technisch apparatuur waarop de Upday App was geïnstalleerd. Mocreate stelde dat Samsung zich via de vaststellingsovereenkomst verplichtte om geen applicatie te ontwikkelen gelijk aan de Go App.

‘Gelijk aan’ betekende volgens Mocreate ‘naar aard en functionaliteit gelijksoortig’. Nu de Upday App gelijksoortig was aan de Go App, schoot Samsung toerekenbaar tekort in de nakoming van de licentieovereenkomst en diende Samsung de schade van Mocreate te vergoeden, aldus Mocreate. Samsung betwistte de uitleg van Mocreate en stelde dat met ‘gelijk aan’ werd bedoeld ‘een exact dezelfde of een (vrijwel volledig) identieke app als de Go App’.

Wat zegt de rechter?
Op 21 maart 2018 deed de rechtbank Den Haag uitspraak. De rechter geeft eerst aan dat bij de uitleg van bepalingen in overeenkomsten het aankomt op “de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen, en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”. Bij commerciële overeenkomsten, die uitonderhandeld zijn tussen professionele partijen, wordt een beslissend gewicht toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige uitleg.

De rechter stelt dat de uitleg van Samsung meer voor de hand ligt dan de uitleg van Mocreate. Toch onderzoekt de rechter of partijen tijdens de onderhandelingen een andere betekenis aan de zinsnede ‘gelijk aan’ hebben gegeven. Dat was niet het geval.

De rechter beoordeelt vervolgens of de Upday App conform de uitleg van Samsung exact dezelfde of een (vrijwel volledig) identieke app is als de Go App, en doet dit aan de hand van de volgende punten:

  • Functionaliteiten: welke functionaliteiten bezit de applicatie?
  • Bronselectie: uit welke bronnen wordt het nieuws gehaald?
  • Technologie: welke technologie ligt ter grondslag aan de applicatie?
  • Implementatie: kan de applicatie los worden geïnstalleerd of is de applicatie geïntegreerd in een (ander) systeem?

De rechter concludeert dat de Upday App en de Go App op alle punten verschillen, en dat er geen sprake is van ’gelijke’ apps. Samsung schoot dus door het voorinstalleren van de Upday App niet tekort in het nakomen van artikel 2.1 van de licentieovereenkomst. De rechter stelt Samsung dus in het gelijk.

Een goed licentiebeding
Uit het geschil tussen Mocreate en Samsung kunnen een aantal lessen worden getrokken:

  1. Leg onderhandelingen goed vast middels correspondentie en conceptovereenkomsten. Als er over een bepaald beding niet onderhandeld is, of jouw uitleg van die bepaling is niet gecorrespondeerd aan de andere partij, wijst de rechter een beroep op die uitleg zeer waarschijnlijk af;
  2. Definieer de applicaties die kunnen concurreren met jouw applicatie. De toetsingsgronden van de rechter (functionaliteiten, bronselectie, technologie, implementatie) kunnen als kapstok dienen, maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld design van de applicatie;
  3. Definieer waar mogelijk ook het publiek, het geografisch gebied en duur van de licentie;
  4. Maak altijd een lijst met de situaties die jij met de bepaling wil afdekken en welke niet;
  5. Win altijd juridisch advies in voor het aangaan van een overeenkomst.

Wil jij een goede overeenkomst laten opstellen? Heb je vragen over een bestaande overeenkomst? Of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail salome@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lennert Salome

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Door Puk Birnie | juli 11, 2018

Het gebeurt dagelijks: het sluiten van overeenkomsten. Helaas ontstaan er ook problemen bij de uitvoering van overeenkomsten. Zo kan een aannemer slecht werk leveren, of een product niet voldoen aan de verwachtingen.  Veel mensen houden vast aan de gedachte dat men altijd de overeenkomst nog kan ontbinden. Toch werkt het in de praktijk niet zo.…

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | juni 12, 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller in dienst worden fouten niet snel gemaakt. Toch kan het gebeuren dat je een geldbedrag per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak betreffende een zogeheten ‘onverschuldigde betaling’. De zaak kwam groot…

Niet-geslaagde mediation reden voor ontbinding

Niet-geslaagde mediation reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst?

Door Charlotte van Eeden | juli 11, 2018

Hoewel jij als werkgever hopelijk alleen maar talentvolle werknemers in dienst hebt waar je het óók nog eens goed mee kan vinden, is het natuurlijk mogelijk dat dit niet het geval is. In sommige gevallen moeten werkgever en werknemer zelfs met elkaar in gesprek onder begeleiding van een mediator. Maar wat als zo’n mediationtraject niet…

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

Door Charlotte van Eeden | juni 6, 2018

Helaas horen bij het ondernemerschap ook minder leuke kanten. Zo kan het gebeuren dat één van jouw werknemers ziek wordt. Naast het feit dat dat voor de werknemer uiterst vervelend is, brengt het voor jou als werkgever ook een hoop kosten met zich mee. Als je daarnaast de plichten vanuit de Wet Poortwachter niet (goed)…